A través del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, la legislación nacional transpone la Directiva (UE) 2015/2436 en materia de, entre otras, la Ley de Marcas, que resulta objeto del Título I del aludido Real Decreto-Ley.

Novedades de la ley de marcas

Esta reforma introduce numerosas novedades normativas entre las que destacan:

  • La eliminación de distinción entre la marca notoria y renombrada. A este respecto, el nuevo texto aboga por unificar el criterio, y decide eliminar la referencia a marca notoria fijándose, como única categoría, la marca renombrada. Esta es definida por la jurisprudencia como aquella marca que se presenta como conocida por una gran parte del público interesado en los bienes y servicios objeto de la misma. La misma, a pesar de tratar y recaer sobre el concepto de marca, es extensible a los nombres comerciales. Sin embargo, se mantiene el criterio de renombre en su vertiente de prohibiciones.
  • Otra de las novedades de la reforma es la ampliación del ámbito para representar los signos sujetos a registro. Si bien, aunque el marco normativo previo exigía que el signo fuere susceptible de representación gráfica, la legislación actual permite el Registro cuando el signo se aprecie con claridad. A través de la introducción de esta novedad, se aumenta el espectro de elementos susceptibles de ser registrados. No obstante, con los avances propios de la tecnología deberá acreditarse los elementos de referencia para que el consumidor identifique el signo de manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.  Algunos ejemplos que podrán registrarse gracias a esta reforma serán: hologramas, signos olfativos, tridimensionales, de sabor o táctiles.
  • Asimismo, se introduce la restricción de acceso al territorio nacional de aquellos productos, procedentes de terceros países, que posean un signo idéntico a una marca registrada. Ello consiste, en otorgar al titular de la marca registrada una legitimación para ejercitar acciones de cesación sobre aquellas mercancías. Sin duda, el titular de la marca ve reforzado su elenco de acciones sobre productos que hagan uso de su derecho. No obstante, aquel que trata de introducir el producto, cuyo signo sea idéntico al registrado dentro de nuestras fronteras, podrá burlar esta restricción si acredita que no puede impedir la comercialización en el destino final.
  • Continuando con las novedades introducidas en diciembre de 2019, se amplía la prohibición de registro sustentada por la funcionalidad. Es por ello que, a partir de la mencionada fecha, no solo será valorable la forma, sino las características añadidas determinadas por sus prestaciones técnicas. Esta prohibición consiste en la valoración de todas aquellas características técnicas o significativas que posea el producto. Hemos de recalcar que, las mencionadas características no solo serán morfológicas, sino que también aquellas derivadas de la propia naturaleza.
  • El citado Real Decreto-Ley, también lleva a cabo modificaciones en cuanto a las acciones por actos contrarios a derecho en el ámbito de propiedad intelectual o industrial. En este sentido, el mero derecho marcario no es título habilitante para eximir de la responsabilidad a su titular cuando medie otro derecho de propiedad industrial o intelectual que tuviese fecha anterior, y por ende prioridad frente al derecho.

Así pues, la actual Ley otorga al titular de la marca registrada una protección reforzada. Sin duda, el titular de la marca ve reforzado su elenco de acciones sobre productos que hagan uso de su derecho.

Destacadas las principales novedades sustanciales, también la norma introduce elementos destacables en el procedimiento de Registro. Estas novedades, correspondientes a la fase de solicitud y examen de la oposición necesitarán un desarrollo Reglamentario. Por el momento, los datos que emanan del RD-L se encaminan a homogeneizar el sistema nacional del registro de marcas con el de la Unión Europea. Por este motivo, se considera que la tendencia a la armonización recaerá en las propias condiciones para la adquisición del derecho a la titularidad sobre la marca, así como el ejercicio de sus derechos concedidos.

Paralelamente a lo mencionado sucede con la declaración de nulidad y caducidad del derecho de marca, la cual corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque la disposición adicional primera abre la posibilidad a que sea posible la solicitud mediante demanda reconvencional ante el órgano jurisdiccional competente.  Es por ello que, tras la reforma la OEPM ve reforzada sus competencias frente a la norma que le precedía, esta nueva competencia en el cuerpo legal anterior tan solo correspondía a los tribunales de justicia. Esta novedad entrará en vigor en el año 2023.

Desde NAVARRO ABOGADOS Y CONSULTORES, estaremos encantados de asesorarles al respecto en aras de proteger sus derechos marcarios frente a terceros o respecto al procedimiento de Registro de su marca.